發(fā)布時(shí)間：2016-8-17 瀏覽次數(shù)：365
近日，美國(guó)第二巡回上訴法院在一起商標(biāo)侵權(quán)案件的判決中，再次對(duì)禁令適用的地理范圍做出明確。
本案原告GuthrieHealthcare System是非盈利的公司，主要在美國(guó)賓夕法尼亞州北部以及紐約州南部的雙蒂爾斯地區(qū)從事醫(yī)院、診所和特護(hù)設(shè)備的經(jīng)營(yíng)，還提供多種醫(yī)療保健方面的服務(wù)。證據(jù)表明，原告的醫(yī)生及住院醫(yī)都面向全國(guó)招聘，其經(jīng)營(yíng)的護(hù)理學(xué)校也面向全國(guó)招生。原告使用其名下的網(wǎng)站面向全國(guó)發(fā)布醫(yī)療信息。其所屬的Guthrie基地從事醫(yī)療科研并在雙蒂爾斯地區(qū)之外的地區(qū)也有過(guò)籌款活動(dòng)。被告ContextMedia公司向美國(guó)全部50個(gè)州2600多名執(zhí)業(yè)醫(yī)生提供有關(guān)的保健數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)。被告經(jīng)營(yíng)著兩個(gè)網(wǎng)站，一個(gè)直接面向醫(yī)生，另一個(gè)面向潛在的贊助商、雇員或媒體。原告擁有聯(lián)邦注冊(cè)的GUTHRIE及圖商標(biāo)（圖一）。原告起訴被告使用的多個(gè)標(biāo)記（圖二，其他標(biāo)記左側(cè)圖形部分相同，只是右側(cè)文字不同）侵犯了其商標(biāo)權(quán)利。
區(qū)法院認(rèn)為涉案商標(biāo)構(gòu)成近似，并向被告發(fā)出永久禁令，禁止被告在雙蒂爾斯地區(qū)使用其商標(biāo)，但雙蒂爾斯外的地區(qū)可以使用。對(duì)于被告在互聯(lián)網(wǎng)、自己的網(wǎng)站以及社交媒體上的使用，法院并沒(méi)做限制。原、被告均提起上訴。
美國(guó)第二巡回上訴法院經(jīng)審理，同意了一審法院關(guān)于兩商標(biāo)近似并有混淆可能的認(rèn)定，否定了一審法院有關(guān)禁令適用的地域范圍的界定。1959年，第二巡回上訴法院曾在Dawn Donut公司訴Hart’s食品店一案的判決中，針對(duì)擁有聯(lián)邦注冊(cè)的商標(biāo)，但僅在美國(guó)部分地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)的情況下，商標(biāo)侵權(quán)禁令的效力范圍發(fā)表過(guò)意見(jiàn)，該在先判例影響頗大，也是一審法院法律適用的主要依據(jù)。但巡回法院認(rèn)為，本案一審法院曲解了在先判例確認(rèn)的原則，將禁令的范圍解釋得過(guò)窄。
巡回法院認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)利人要證明有可能混淆才能勝訴，但是這并不意味著禁令只能在其證明了混淆可能性的地方才有效力，也不是說(shuō)權(quán)利人要在每個(gè)地理區(qū)域都要單獨(dú)起訴才能獲得禁令。一旦在先權(quán)利人已證明對(duì)方侵權(quán)，因而有權(quán)獲得禁令，那么禁令的范圍就由多種因素確定，原則上講，禁令的作用是保障權(quán)利人獲得合理保護(hù)。確實(shí)，根據(jù)在先Starter公司的判例（170 F.3d at 299）禁令應(yīng)當(dāng)明確具體，不能給行為人帶來(lái)不必要的負(fù)擔(dān)，但是這并不意味著權(quán)利人必須要證明所有尋求保護(hù)的地區(qū)都存在同樣高的混淆可能。
并且，在DawnDonut案中，原告近30年都沒(méi)有對(duì)被告相應(yīng)地區(qū)的使用行為的行使商標(biāo)權(quán)，法院認(rèn)為這可以作為不混淆的充分證據(jù)，在這些區(qū)域原告再要得到保護(hù)就不是很合理，禁令的作用范圍不應(yīng)包括這些地區(qū)。而本案情況則不同，原告有證據(jù)表明雙蒂爾斯之外的地區(qū)進(jìn)行了使用并形成了商業(yè)關(guān)系，這就使得原告有在這些地區(qū)有被混淆的可能。
巡回法院雖然認(rèn)為并不是所有在部分區(qū)域經(jīng)營(yíng)的原告都可以僅僅憑借互聯(lián)網(wǎng)方式的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲得在更廣區(qū)域的保護(hù)，能否得到保護(hù)還是要具體問(wèn)題具體分析，但就本案而言，即使原告沒(méi)有證明在雙蒂爾斯地區(qū)外造成混淆的可能性，它的證據(jù)也已經(jīng)表明在這些地區(qū)存在可預(yù)見(jiàn)的混淆及危害的可能。
此外，法院還審查了在后使用人的意圖，認(rèn)為雖然被告并不是有意地搭乘原告商標(biāo)的便車，但它也并不無(wú)辜，因?yàn)樗究梢酝ㄟ^(guò)商標(biāo)檢索來(lái)避免這種使用沖突。
綜合分析后，巡回法院認(rèn)為禁令不應(yīng)局限在雙蒂爾斯地區(qū)，遂撤銷一審法院該部分的判決，發(fā)回一審法院重新審理?？紤]到被告有權(quán)通過(guò)證明“不存在近似混淆的可能”來(lái)限制禁令的適用范圍，本案禁令究竟作用于什么區(qū)域，仍待關(guān)注。
來(lái)源：中華商標(biāo)協(xié)會(huì)
