國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)
法務(wù)通訊
(總第68期)—— 2016年8月
2015年商標(biāo)評(píng)審案件行政訴訟情況匯總分析
一、基本情況
2015年，商評(píng)委裁決商標(biāo)評(píng)審案件10.89萬件；因當(dāng)事人不服提起行政訴訟，商評(píng)委全年收到北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院和北京市第一中級(jí)人民法院的應(yīng)訴通知7632件，與2014年的7452件相比增長(zhǎng)了2.4%，占商標(biāo)評(píng)審案件裁決數(shù)量的7%；進(jìn)入北京市高級(jí)人民法院二審程序的商標(biāo)評(píng)審案件2012件，與2014年的2015件基本持平；進(jìn)入最高人民法院再審聽證程序或再審程序的案件224件，與2014年的58件相比增長(zhǎng)了286.2%。2015年，商評(píng)委共收到法院一審判決6618件，同比增長(zhǎng)59.2%，二審判決2094件，同比增長(zhǎng)51.6%，再審判決179件，同比增長(zhǎng)244.2%。在法院已審結(jié)的案件中，含因法院采信新證據(jù)和情勢(shì)變更原因敗訴的案件，商評(píng)委2015年一審勝訴率為81.4%，二審勝訴率為70.8%。
二、主要特點(diǎn)
（一）評(píng)審案件應(yīng)訴量較大且略有上升
2014年，商評(píng)委共審結(jié)各類評(píng)審案件11.6萬件，因處于新舊商標(biāo)法過渡期間，商標(biāo)注冊(cè)與管理自動(dòng)化三期系統(tǒng)上線延遲，上述案件中近一半系第四季度審結(jié)。加之我委收到法院應(yīng)訴通知的時(shí)間具有一定滯后性，大量2014年審結(jié)的評(píng)審案件，我委于2015年才收到法院的應(yīng)訴通知，使同期被訴率高于歷年平均水平。同時(shí)，2015年，商評(píng)委積極開拓進(jìn)取，全年審結(jié)各類評(píng)審案件10.89萬件，與2014年的11.6萬件相比雖有所下降，但仍保持在高位，這使得我委2015年一、二審的應(yīng)訴量仍相對(duì)較大，且整體略有上浮。
（二）商評(píng)委敗訴原因與往年相比變化較大
從一審的敗訴數(shù)據(jù)來看，2015年度主要敗訴原因比例及其與上年的變化統(tǒng)計(jì)見下表：
敗訴原因
2015年
2014年
商標(biāo)近似
22%
29%
商品類似
11%
16%
馳名商標(biāo)
6%
10%
十條一款（八）項(xiàng) “不良影響”
5%
10%
搶注在先使用并有一定影響的商標(biāo)
2%
3%
情勢(shì)變更
15%
8%
共存協(xié)議
4%
3%
新法十條一款（七）項(xiàng)
2%
0.1%
顯著性
6%
5%
其他在先權(quán)利
6%
5%
集體商標(biāo)、證明商標(biāo)審查
0.6%
0
四十四條（四）項(xiàng)商標(biāo)使用問題
6%
2%
以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)
1.2%
0.6%
采信新證據(jù)
14%
8%
程序問題
6.2%
3.8%
從上述數(shù)據(jù)可見，與2014年相比，2015年商評(píng)委敗訴原因整體上有兩大變化：第一，部分原來所占比例較大的敗訴原因在2015年敗訴案件中所占比例明顯下降。雖然商標(biāo)近似判定問題仍然是商評(píng)委敗訴的第一大原因，但其所占比例已由29%下降到22%，降幅較大。因商品類似判定問題導(dǎo)致的敗訴案件比例由16%下降到11%，從第二位降至第三位。同時(shí)，因馳名商標(biāo)認(rèn)定與保護(hù)、十條一款（八）項(xiàng)“不良影響”的認(rèn)定問題導(dǎo)致敗訴的案件比例也分別由10%下降到6%、5%。整體而言，2015年，因上述四個(gè)問題敗訴的案件比例僅為44%，相較2014年的65%大幅下降。此外，因“搶注在先使用并有一定影響的商標(biāo)”條款敗訴的比例也有所下降，由2014年的3%下降到2%。第二，敗訴原因多且分散，同時(shí)出現(xiàn)了新的原因。2015年，因新舊法銜接、案件審理時(shí)限要求、審查標(biāo)準(zhǔn)不一致等客觀原因的存在，商評(píng)委敗訴原因有所增加。同時(shí)，因共存協(xié)議、新法十條一款（七）項(xiàng)的認(rèn)定、顯著性、在先權(quán)利保護(hù)、撤銷復(fù)審案件中商標(biāo)使用的認(rèn)定、以欺騙手段或其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)、程序問題等敗訴原因所占比例均有所上升，分別由2014年的3%、0.1%、5%、5%、2%、0.6%、
3.8%上升為4%、2%、6%、6%、6%、1.2%、6.2%。另外，在涉及集體商標(biāo)、證明商標(biāo)的案件中，商評(píng)委與法院在商標(biāo)法第十六條及就地理標(biāo)志證明商標(biāo)是否應(yīng)審查其顯著性以及是否應(yīng)與普通商標(biāo)進(jìn)行近似性比對(duì)問題上認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，商評(píng)委因此敗訴的案件共計(jì)7件，占到了0.6%。
三、具體情況分析
2015年，商評(píng)委一審、二審敗訴案件數(shù)量為1827件，其中一審敗訴1216件，二審敗訴611件。通過對(duì)敗訴案件進(jìn)行分析，我們認(rèn)為，導(dǎo)致敗訴的原因主要可歸納為以下五個(gè)方面。
（一）因情勢(shì)變更和法院采信新證據(jù)導(dǎo)致的敗訴
對(duì)于具體行政行為合法性的審查原則上應(yīng)以作出行政行為時(shí)所依據(jù)的事實(shí)為依據(jù)。但在訴訟過程中，若出現(xiàn)了引證商標(biāo)被撤銷等新情況，法院通常根據(jù)情勢(shì)變更原則，判令我委依據(jù)變化的事實(shí)重新作出裁定。2015年，法院考慮情勢(shì)變更因素判商評(píng)委敗訴的案件大量增加，其中一審178件，較2014年的66件增長(zhǎng)169.7%，二審由2014年的23件增長(zhǎng)至101件，增幅達(dá)339.1%。
同時(shí)，在評(píng)審訴訟實(shí)踐中，基于更好地維護(hù)當(dāng)事人利益、實(shí)質(zhì)性地解決案件爭(zhēng)議等各種考慮，法院通常對(duì)其他涉案當(dāng)事人提交證據(jù)不加限制，且在大量案件中，由于訴訟過程中提交了行政程序中未提交的新證據(jù)，法院直接以我委認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤或者以訴訟證據(jù)可能會(huì)改變事實(shí)認(rèn)定為由撤銷我委裁決。2015年，法院一審采信了訴訟過程中提交的新證據(jù)并據(jù)以判決我委敗訴的案件數(shù)量為176件，占一審敗訴案件的14%，同比漲幅較大。
因情勢(shì)變更或法院采信新證據(jù)導(dǎo)致的敗訴并非我委裁決不當(dāng)，系因訴訟過程中事實(shí)發(fā)生了變化，故法院一般判決由原告承擔(dān)訴訟費(fèi)用。嚴(yán)格地講，此類案件應(yīng)該不作敗訴案件統(tǒng)計(jì)。
（二）因處于新舊法銜接階段，部分問題法律規(guī)定和審查標(biāo)準(zhǔn)不夠明確
在新舊法過渡期間，最高人民法院、總局與我委曾先后對(duì)新法實(shí)施后的法律適用等問題作出解釋和說明，但相關(guān)規(guī)定較為原則，而評(píng)審案件情況相對(duì)復(fù)雜，在評(píng)審實(shí)務(wù)中因新舊法銜接原因?qū)е聰≡V是新法實(shí)施之初較為突出的現(xiàn)象。
新法對(duì)十條一款（七）項(xiàng)作了較大的修改，使原來在舊法下一般通過十條一款（八）項(xiàng)調(diào)整的對(duì)質(zhì)量等特點(diǎn)及產(chǎn)地等誤認(rèn)的情形，可以適用新法第十條第一款第（七）項(xiàng)。但是，由于新法十條一款（七）項(xiàng)的審查標(biāo)準(zhǔn)尚在進(jìn)一步明確過程中，在理解和適用上存在諸多分歧，此條敗訴案件由2014年的0.1%上升為2015年的2%。分歧主要表現(xiàn)為兩方面：首先，關(guān)于含企業(yè)名稱商標(biāo)與申請(qǐng)人名義存在實(shí)質(zhì)性差異問題。2015年，商評(píng)委因該問題導(dǎo)致的敗訴案件共計(jì)20件。在此問題上，分歧主要集中在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人與商標(biāo)中所含的企業(yè)名稱雖然不一致，但二者具有某種特殊關(guān)系的情況。其次，關(guān)于對(duì)“帶有欺騙性”的理解。分歧主要產(chǎn)生于對(duì)“帶有欺騙性”與本條款后半句“容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)”的關(guān)系的認(rèn)定。在評(píng)審實(shí)務(wù)中，對(duì)本條款的理解和適用上傾向于將前后兩個(gè)部分獨(dú)立理解，只要判斷存在其中一種情形的，就認(rèn)定屬于本條款規(guī)制的范圍。而人民法院的判決更多地將前后兩部分理解為遞進(jìn)關(guān)系，即以誤認(rèn)的結(jié)果作為適用本條款的前提，故在具體案件中會(huì)考慮公眾的認(rèn)知水平、一般社會(huì)生活經(jīng)驗(yàn)或常識(shí)等因素，對(duì)于雖然具有夸張等不實(shí)描述的標(biāo)志，不會(huì)一概認(rèn)定具有欺騙性。
所謂“商品化權(quán)”的保護(hù)問題是2015年關(guān)于在先權(quán)利認(rèn)定中的一個(gè)熱點(diǎn)問題，以“馴龍高手”、“功夫熊貓”商標(biāo)案為代表，法院在判決書中明確了電影名稱或電影人物形象名稱可構(gòu)成應(yīng)受商標(biāo)法三十二條保護(hù)的“在先權(quán)利”，并對(duì)予以保護(hù)所應(yīng)考慮的因素作了原則性界定。在判決中確立“商品化權(quán)”的確有利于制止他人不正當(dāng)借用他人作品名稱或他人所創(chuàng)立的角色形象名稱的知名度獲取利益的行為，但最大的障礙在于法律規(guī)定的缺位。對(duì)此，需要作更深入的研究。
（三）部分問題尚未形成確定、統(tǒng)一的意見
在商標(biāo)評(píng)審及訴訟實(shí)踐中，部分事實(shí)的認(rèn)定主觀性較強(qiáng)，沒有明晰的界限，這使得我委與法院在個(gè)案標(biāo)準(zhǔn)的把握上存在出入，法院判決之間也存在認(rèn)定不一的問題，此類問題突出體現(xiàn)在商標(biāo)近似與商品類似關(guān)系的判定上。
1、商標(biāo)共存注冊(cè)的問題
2015年，商評(píng)委一審因商標(biāo)近似判定存在分歧導(dǎo)致的敗訴案件比例由29%下降到22%，下降幅度較大，但商標(biāo)近似判定問題仍然是商評(píng)委敗訴的第一大原因，其中法院考慮商標(biāo)使用情況，允許近似商標(biāo)共存又占有相當(dāng)大的比例。主要有以下三種情形：一是考慮在后商標(biāo)注冊(cè)人提交的使用證據(jù)，認(rèn)定在后商標(biāo)經(jīng)過使用已具有一定知名度或已形成穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序，能夠與引證商標(biāo)相區(qū)分。二是在后商標(biāo)注冊(cè)人主張其在先申請(qǐng)或注冊(cè)有相同或近似商標(biāo)，系爭(zhēng)商標(biāo)為在先基礎(chǔ)商標(biāo)的延伸注冊(cè)，法院考慮該因素，認(rèn)定系爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)的注冊(cè)不易引起混淆誤認(rèn)。三是法院對(duì)共存協(xié)議采取了更為寬容的態(tài)度。
2、關(guān)于類似商品的判定
2015年一審敗訴案件中，商評(píng)委因商品類似判定問題敗訴的案件比例由16%下降到11%，原因在于我委從制止他人惡意搶注、不當(dāng)攀附他人具有較高知名度商標(biāo)的目的出發(fā)，在商品關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)、商標(biāo)近似、在先商標(biāo)知名度較高、惡意明顯的案件中，適當(dāng)?shù)赝黄屏藚^(qū)分表，加大了對(duì)在先商標(biāo)的保護(hù)力度。但是，即使考慮商品主要原料、生產(chǎn)部門、生產(chǎn)工藝、功能、用途、銷售場(chǎng)所、消費(fèi)對(duì)象等客觀因素，不同的審查人員、法官仍有可能做出不同的主觀判斷。
（四）對(duì)部分審理標(biāo)準(zhǔn)的理解和適用存在分歧
從2015年敗訴案件來看，敗訴原因不僅存在于馳名商標(biāo)的認(rèn)定與保護(hù)范圍、使用獲得顯著性的認(rèn)定等傳統(tǒng)問題，還出現(xiàn)了新的原因，如證明商標(biāo)和集體商標(biāo)的審查、撤銷三年不使用案件中使用行為的認(rèn)定、《商標(biāo)法》第四十四條第一款的適用等。
1、馳名商標(biāo)的認(rèn)定與保護(hù)
因馳名商標(biāo)保護(hù)問題導(dǎo)致的敗訴案件由2014年10%下降為2015年的6%，主要原因在于新法關(guān)于馳名商標(biāo)作為案件事實(shí)的定位得到了強(qiáng)化，馳名商標(biāo)制度回歸其法律保護(hù)手段的趨勢(shì)進(jìn)一步明顯。但是，馳名商標(biāo)案件敗訴仍然占了相當(dāng)?shù)谋壤制缰饕性隈Y名事實(shí)的認(rèn)定及馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)范圍兩方面。
首先，關(guān)于馳名事實(shí)的認(rèn)定問題。在實(shí)踐中，商評(píng)委與人民法院在馳名事實(shí)認(rèn)定方面存在的主要分歧，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是在證據(jù)形式的認(rèn)定和把握上存在不同標(biāo)準(zhǔn)。目前我委仍將有關(guān)申請(qǐng)人經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的審計(jì)報(bào)告、納稅證據(jù)及行業(yè)排名證明作為判斷引證商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)的重要依據(jù)，并與其他證據(jù)進(jìn)行綜合審查和判斷。而人民法院對(duì)上述證據(jù)的證明力在審查判斷上明顯不同。二是就曾經(jīng)受到過馳名商標(biāo)保護(hù)或者國外企業(yè)在中國大陸注冊(cè)并長(zhǎng)期使用、客觀上已具有較高知名度的商標(biāo)在馳名商標(biāo)認(rèn)定上適當(dāng)減低舉證責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一。
其次，馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)范圍問題。目前，商評(píng)委與法院就反淡化理論的引入問題已基本達(dá)成共識(shí)，但在如何運(yùn)用反淡化理論對(duì)馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)問題上仍存在較大分歧，法院判決之間亦存在標(biāo)準(zhǔn)把握不一致的問題。
2、使用獲得顯著性的認(rèn)定
與2014年相比，一審中，商評(píng)委因顯著性問題導(dǎo)致的敗訴案件比例由5%上升到6%，其中部分案件涉及通過使用獲得顯著特征。主要分歧在于，商評(píng)委對(duì)于經(jīng)過使用取得顯著特征的商標(biāo)的審查，較多考慮相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的認(rèn)知情況，慎重考慮該標(biāo)志注冊(cè)獲得商標(biāo)專用權(quán)是否損害同業(yè)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益和社會(huì)公益，因此在舉證要求上明顯高于法院。
3、證明商標(biāo)、集體商標(biāo)的審查問題
因集體商標(biāo)、證明商標(biāo)問題，尤其是涉及地理標(biāo)志的集體商標(biāo)、證明商標(biāo)的審查引起的敗訴案件增多，是2015年評(píng)審訴訟中新出現(xiàn)的情況。主要體現(xiàn)在，商標(biāo)注冊(cè)管理機(jī)關(guān)和商評(píng)委的觀點(diǎn)和做法是將證明商標(biāo)、集體商標(biāo)與普通商標(biāo)進(jìn)行近似性比對(duì)，亦對(duì)其進(jìn)行顯著性、合法性等的審查。但北京市高級(jí)人民法院《關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第五條則規(guī)定地理標(biāo)志證明商標(biāo)與普通商標(biāo)不進(jìn)行近似性比對(duì)，不論其申請(qǐng)?jiān)谇盎蛏暾?qǐng)?jiān)诤蟆?/span>
4、關(guān)于撤銷三年不使用案件
撤銷三年不使用案件占敗訴案件的比例有大幅度上升，從2014年的2%上升至6%，該種類型的案件敗訴數(shù)量占本類型涉訴案件數(shù)量比例亦較高，除采信訴訟過程中提交的新證據(jù)外，原因主要有二：一是新法實(shí)施后，撤三案件及相應(yīng)復(fù)審案件的審限要求提高，使該種類型案件總量有較快幅度上升；二是撤三案件涉及對(duì)“商標(biāo)使用”的界定，難度較大，評(píng)審機(jī)關(guān)和人民法院在部分問題的認(rèn)識(shí)上存在分歧。
首先，關(guān)于使用行為的認(rèn)定存在較大爭(zhēng)議。法院一般將公開、真實(shí)使用界定為具有真實(shí)使用意圖且已經(jīng)進(jìn)入商品流通領(lǐng)域的使用，部分評(píng)審案件把握的標(biāo)準(zhǔn)與此有所不同。另外，在對(duì)一些具體的使用方式，如贈(zèng)送行為的認(rèn)定、對(duì)外出口行為的認(rèn)定、營(yíng)銷合作廣告宣傳的認(rèn)定等問題上，尚未完全統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，對(duì)一些具體證據(jù)的審查判斷，如證據(jù)真實(shí)性、是否形成證據(jù)鏈等問題上，在不少案件中也存在差異。
其次，“象征性使用”的認(rèn)定增多。象征性使用行為是指使用行為即使真實(shí)存在，但未達(dá)到一定規(guī)模，系為規(guī)避商標(biāo)法撤三規(guī)定以維持其商標(biāo)注冊(cè)效力而不是出于真實(shí)商業(yè)目的使用復(fù)審商標(biāo)的行為。2015年評(píng)審訴訟中，因涉及“象征性使用”問題而被撤銷的評(píng)審決定較以往增多，而且多為我委認(rèn)定的使用被法院判決定性為“象征性使用”。
5、法院對(duì)待個(gè)別問題的態(tài)度時(shí)有變化，使得我委在法律適用上無所適從
以《商標(biāo)法》第四十四條第一款為例。2015年，北京市高級(jí)人民法院在“清樣”、“關(guān)漢卿”等異議復(fù)審訴訟案件中，明確了對(duì)非以使用為目的大量注冊(cè)與他人在先注冊(cè)的具有一定知名度的商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)的情形，在異議復(fù)審程序中可以參照適用商標(biāo)法第四十四條“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的規(guī)定，對(duì)被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。而2013年北京市高級(jí)人民法院曾有判決認(rèn)為四十四條一款（2001年商標(biāo)法第四十一條一款）不應(yīng)適用于異議復(fù)審程序，導(dǎo)致在2013-2015年期間在此問題上法律適用混亂。此前一批被迫轉(zhuǎn)而適用其他條款或者不予支持的評(píng)審案件在此判決后被認(rèn)為應(yīng)該適用四十四條一款而敗訴，導(dǎo)致此原因敗訴案件由2014年的0.6%上升到2015的1.2%。
（五）因?qū)彶橘|(zhì)量導(dǎo)致的敗訴案件
在敗訴案件中，部分?jǐn)≡V系因?qū)彶閱T在評(píng)審過程中出現(xiàn)疏漏所致，主要表現(xiàn)為兩方面：其一，違反法定程序；其二，部分駁回復(fù)審案件中存在商品類似關(guān)系認(rèn)定錯(cuò)誤的問題。
第一，關(guān)于違反法定程序問題。2015年因違反法定程序敗訴的案件比例由2014年的3.6%上升到6.2%，敗訴原因主要包括：漏審或超范圍評(píng)審、轉(zhuǎn)換條款未通知當(dāng)事人申辯、對(duì)案件當(dāng)事人的主體資格未盡到審查義務(wù)或漏列錯(cuò)列當(dāng)事人、未等質(zhì)證期限屆滿即作出裁決、未提交答辯狀亦未出庭應(yīng)訴等。對(duì)此，應(yīng)該進(jìn)一步嚴(yán)格評(píng)審工作程序、嚴(yán)肅工作紀(jì)律、加強(qiáng)審簽人員工作責(zé)任心。
第二，部分駁回復(fù)審案件中存在的商品類似關(guān)系認(rèn)定錯(cuò)誤的問題。主要是因?qū)徖砣藛T未進(jìn)行認(rèn)真比對(duì)所導(dǎo)致。針對(duì)該問題，在案件審理中應(yīng)該加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，做到對(duì)每一項(xiàng)商品逐一比對(duì)，以進(jìn)一步提高案件審理質(zhì)量。針對(duì)非規(guī)范商品或服務(wù)，應(yīng)當(dāng)考慮商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)群體等是否相同或者具有較大關(guān)聯(lián)性；服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等方面是否相同或者具有較大關(guān)聯(lián)性，兩個(gè)商標(biāo)共存是否容易使相關(guān)公眾認(rèn)為商品或者服務(wù)是同一主體提供，或者其提供者之間存在特定聯(lián)系。
附件：
一、2015年全年敗訴情況餅狀圖
注：上述案件中，因情勢(shì)變更和新證據(jù)兩種原因?qū)е碌臄≡V案件共計(jì)546件，占比約30%。此類案件敗訴是由于訴訟過程中事實(shí)發(fā)生變化。
二、2015年一審敗訴案件餅狀圖
注：上述案件中，因情勢(shì)變更和新證據(jù)兩種原因?qū)е碌臄≡V案件共計(jì)354件，占比約29%。此類案件敗訴是由于訴訟過程中事實(shí)發(fā)生變化。
三、2015年二審敗訴案件餅狀圖
注：上述案件中，因情勢(shì)變更和新證據(jù)兩種原因?qū)е碌臄≡V案件共計(jì)192件，占比約31%。此類案件敗訴是由于訴訟過程中事實(shí)發(fā)生變化。
